Портал «Информация для всех»

Проблемы защиты средств индивидуализации в Интернет

Вацковский Юрий Федорович, юрист компании Кодак

В настоящее время обладатель прав на средства индивидуализации, обнаружив их несанкционированное использование в Рунете, может столкнуться с большими трудностями при попытке получить от государства защиту, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Рассмотрим причины возникновения сложностей в получении указанной защиты на примере широко освещавшегося спора относительно доменного имени www.kodak.ru.

Действия предпринимателя, захватившего доменное имя www.kodak.ru, могут квалифицироваться, независимо, как нарушение прав на товарный знак, нарушение прав на фирменное наименование и недобросовестная конкуренция.

Нарушение прав на товарный знак

Согласно ст.4 Закона о товарных знаках, нарушением прав владельца товарного знака является не только его применение на самом товаре, его упаковке и т.п., но и «иное введение в хозяйственный оборот» «в отношении» товаров и услуг, однородных товарам и услугам, которые защищены товарным знаком.

В деле по иску «Eastman Kodak Company» судьи рассуждали следующим образом: «в отношении товаров» толкуется только как «на самом товаре», поэтому по их мнению, признание нарушения прав на товарный знак возможно только в случае его несанкционированного применения на самом товаре. Судьи отказывались признать нарушением применение товарного знака не на товаре, а в доменном имени, поскольку доменные имена не включены в классификатор защищаемых товаров и услуг.

Таким образом, ошибка судей трех инстанций, вынесших свои акты по делу о споре относительно доменного имени www.kodak.ru, на которые был принесен протест Заместителем Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, заключалась в непонимании того, что применение товарного знака (либо обозначения, сходного с товарным знаком до степени смешения) в доменном имени сайта, рекламирующего товары и услуги, однородные защищенным товарам и услугам, должно расцениваться, как полностью соответствующее понятию «иное введение в хозяйственный оборот» в отношении однородных товаров.

Разобраться в этом вопросе первой инстанции удалось позднее, при рассмотрении дела о захвате доменного имени www.quelle.ru, когда судом было впервые признано, что указанные действия являются именно введением в хозяйственный оборот, нарушающим права владельца товарного знака.

К сожалению, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ, который 20 июня сего года провел заседание, на котором проверялась законность судебных актов по иску Eastman Kodak Company относительно регистрации доменного имени www.kodak.ru, перенес принятие постановления на неопределенный срок.

Остается надеяться, что высшая судебная инстанция по экономическим спорам в конце концов примет такое же решение, как и первая инстанция по делу www.quelle.ru, поскольку обстоятельства этих двух дел абсолютно аналогичны.

Нарушение прав на фирменное наименование

Право на фирменное наименование согласно ст.54 и 138 ГК РФ, а также ст.8 Положения о фирме состоит в праве исключительного его использования в сделках, на вывесках и т.п. Нарушением этого права является использование тождественного или сходного фирменного наименования, а также воспрепятствование законному владельцу свободно использовать свое фирменное наименование.

К моменту принятия к рассмотрению иска ООО «Кодак» по основанию нарушения прав на фирменное наименование Арбитражный суд г.Москвы уже своим решением признал действия РосНИИРОС по регистрации доменного имени mosfilm.ru нарушением прав истца на фирменное наименование.

Хотя в России формально и не существует прецедентного права, однако ст.19 Конституции Российской Федерации гарантирует всем равную судебную защиту. Несмотря на то, что обстоятельства дела относительно доменного имени www.kodak.ru были аналогичны обстоятельствам дела о захвате доменного имени mosfilm.ru, судья Арбитражного суда г. Москвы, слушавший дело в первой инстанции, отказал в удовлетворении требований ООО «Кодак». Он посчитал, что охране подлежит фирменное наименование только в том случае, если оно используется полностью, т.е. если наряду с т.н. произвольной или фантазийной частью (корпусом) используется указание на организационно-правовую форму (ОПФ).

Сказанное представляет собой интерпретацию позиции Высшего Арбитражного Суда РФ, высказанной в 1992г. относительно ситуации столкновения двух фирменных наименований, различающихся организационно-правовой формой при идентичности или схожести корпуса. Замечу, что полное наименование «Мосфильма» — Киноконцерн «Мосфильм», однако это не помешало арбитражному суду в деле о незаконном использовании доменного имени mosfilm.ru принять решение в пользу российской государственной киностудии.

Описанная позиция суда ошибочна по следующим основаниям. Напомню, что нарушением является использование не только тождественного, но также и сходного фирменного наименования. Вопрос заключается в том, какая часть фирменного наименования реально служит его индивидуализации и помогает потребителям узнавать конкретного производителя. Очевидно, что потребитель в большинстве случаев не имеет понятия о том, какова ОПФ продавца, не интересуется ею и не знает, чем одна ОПФ отличается от другой.

Заслушав дело по иску ООО «Кодак» в первой инстанции по третьему разу, после того, как кассационная инстанция дважды отменила судебные акты предыдущих инстанций, Арбитражный суд г.Москвы в конце концов принял поистине революционное решение, подтвердил, что именно произвольная часть — корпус и выполняет функцию индивидуализации владельца фирменного наименования, и признав, что использование широко известного потребителям корпуса чужого фирменного наименования, хоть и без безликого указания на ОПФ, является нарушением прав на фирменное наименование.

Помимо вышесказанного, первая и апелляционная инстанции упустили, что ВАС РФ высказывался относительно случая столновения двух фирменных наименований, т.е. двух объектов, для которых законом установлена равная охрана. В деле же относительно доменного имени www.kodak.ru имеется конфликт фирменного наименования и доменного имени, т.е. с одной стороны, защищаемого законом объекта, а с другой стороны – объекта, защита которого не предусмотрена никаким нормативным актом.

Действия предпринимателя, захватившего доменное имя www.kodak.ru продающего с его помощью свои услуги и товары, включая не только фото товары производства Eastman Kodak Company, но товары других производителей, а также неоднородные им товары (компьютеры, принтеры и т.п.), содержат все признаки недобросовестной конкуренции, данные в ст.4 Закона о конкуренции:

действия хозяйствующего субъекта. (предпринимателя), . направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности. (уникальность доменного имени, наивысшая эффективность простейшего ключевого слова, монопольность его использования при наличии других продавцов фото товаров и фото услуг, в том числе продавцов фото товаров с товарным знаком «Kodak»),

. противоречащие положениям действующего законодательства (Арбитражный суд г. Москвы уже подтвердил, что эти действия нарушают права на фирменное наименование (дело www.kodak.ru), товарный знак (дело quelle.ru)

. противоречащие обычаям делового оборота . (наличие доказательств сложившегося обычая очевидно для всех пользователей Интернет и содержится в тексте Регламента РосНИИРОС, регулирующего передачу прав на доменные имена)

. противоречащие требованиям добропорядочности, разумности и справедливости . (никто в здравом уме не может отрицать, что несанкционированное использование чужого имени в своих корыстных целях не может считаться порядочным и справедливым).

которые могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам — конкурентам (доходы, полученные не законным правообладателем,а проходимцем — и есть убытки согласно Гражданского Кодекса РФ).

Министерство по антимонопольной политике (МАП РФ), в ответ на обращение о нарушении законодательства о конкуренции предпринимателем, стремясь избежать вовлечения в рассмотрение спора, умышленно подменило субъект «исследования», изучив на наличие признаков недобросовестной конкуренции не действия предпринимателя, а регистратора доменных имен – РосНИИРОС.

МАП РФ цинично заключило, что, поскольку РосНИИРОС — не конкурент корпорации Eastman Kodak Company, поэтому ни в действиях предпринимателя, ни в действиях РосНИИРОС нет признаков недобросовестной конкуренции. Арбитражный суд г. Москвы, куда обратились ООО «Кодак» и Eastman Kodak Company, чтобы обжаловать уклонение МАП РФ от исполнения обязанностей, возложенных на него законом, также не нашел в действиях предпринимателя признаков недобросовестной конкуренции и отказал в признании недействительным отказ МАП в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства..

Суд посчитал, что законодательство о конкуренции неприменимо при наличии признаков нарушения прав на интеллектуальную собственность, что является ошибочным в связи со следующими обстоятельствами. Недобросовестную конкуренцию в рассматриваемом случае тесно связывает с нарушением законодательства об интеллектуальной собственности общий объект посягательства – исключительное право на средства индивидуализации (товарный знак и фирменное наименование).

Отказавшись применить законодательства о конкуренции, МАП РФ и Арбитражный суд г. Москвы нарушили ст.10 bis Парижской Конвенции по охране промышленной собственности, которая своим понятием «недобросовестная конкуренция» поглощает более узкий вопрос нарушения прав владельца интеллектуальной собственности. Кроме этого, арбитражный суд и антимонопольный орган грубо нарушили ст.10 Закона о конкуренции, прямо предусматривающую ее применение в указанном случае.

Федеральный Арбитражный Суд Московского округа, поступил хитрее — он признал иск о признании недействительным решения МАП РФ не подлежащим рассмотрению в арбитражном суде, в связи с чем отменил решение Московского Арбитражного Суда, прекратив при этом дальнейшее производство по делу. Тем самым ФАС попытался лишить ООО «Кодак» судебной защиты от произвола чиновников из антимонопольного органа. Точку в этом направлении спора еще ставить рано, остается еще возможность обжалования неправосудные судебные акты в Высший Арбитражный Суд в порядке надзора.

Таким образом, по состоянию на настоящую дату ситуация с защитой средств индивидуализации в Рунете остается достаточно сложной, хотя она и несколько улучшилась по сравнению с тем периодом, когда более полутора лет назад «Кодак» начал борьбу за отстаивание своих законных прав.

Ответственность за нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (в соответствии с частью IV ГК РФ)

Ответственность за незаконное использование товарного знака

1. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

2. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

З. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

4. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

— в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемой по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

— в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

5. Лицо, производящее предупредительную маркировку по отношению к не зарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Ответственность за нарушение исключительного права на произведение

В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других способов защиты и мер ответственности, вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

— в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемой по усмотрению суда;

— в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Обеспечение иска по делам о нарушении авторских прав

1. Суд может запретить ответчику или лицу, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно является нарушителем авторских прав, совершать определенные действия (изготовление, воспроизведение, продажу, сдачу в прокат, импорт либо иное использование, а также транспортировку, хранение или владение) в целях введения в гражданский оборот экземпляров произведения, в отношении которых предполагается, что они являются контрафактными.

2. Суд может наложить арест на все экземпляры произведения, в отношении которых предполагается, что они являются контрафактными, а также на материалы и оборудование, используемые или предназначенные для их изготовления или воспроизведения.

Правоприменительная судебная практика и работа антимонопольной службы реально стоят на защите Ваших прав на результаты интеллектуальной деятельности

Одним из самых известных фактов нарушений прав на товарный знак в России, стало незаконное использование одной российской фирмой товарного знака «Quelyd» (Келид), применяющегося для обойного клея и принадлежащего французской фирме «Ato Findley». По данному факту было проведено следствие, нарушители привлечены к уголовной ответственности.

ООО «Красномайские молочные продукты» было признано нарушителем в части введения в оборот и использования при наименовании плавленых сыров товарного знака «Дружба», зарегистрированного ЗАО «Московский завод плавленых сыров «Карат». Нарушителя обязали прекратить выпуск контрафактной продукции.

ЗАО «Московский завод плавленых сыров «Карат» владеет свидетельством на право использования товарного знака «Плавленый сырок «Дружба». Согласно законодательству, другие российские производители молочной продукции могут выпускать сырки «Дружба» лишь при наличии лицензионного договора с предприятием «Карат».

Есть, однако, и другие формы нарушения прав на товарные знаки – в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Фирмы, идущие на такие нарушения, регистрируют чужие незарегистрированные в Российской Федерации товарные знаки и объекты патентных прав на свое имя и в дальнейшем требуют за них выкуп.

Охрана Вашей интеллектуальной собственности / Петухов И.Е., Ганюшкина Н.К., Коршунов И.А. – Н.Новгород, Справочно-методическое пособие, ГОУ ДПО «ННИЦ». Издание 3-е. 2008, 24 с.

Состав нарушений прав на товарный знак и иные средства индивидуализации при их использовании в доменном имени

Для дальнейшего рассмотрения вопроса о соотношении прав на товарный знак, наименование места происхождения товара и фирменное наименование при использовании данных объектов в доменном имени в случае применения российского законодательства необходимо определить понятия «незаконное использование товарного знака», «незаконное использование наименования места происхождения товара» и «нарушение прав на фирменное наименование».

Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

При использовании в качестве доменного имени обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком иного лица, необходимо доказать однородность товаров, услуг, в отношении которых используется знак. Как показывает российская судебная практика, суды не во всех делах исследуют вопрос о цели использования доменного имени и сайта и указывают в решениях на однородность товаров и услуг. Так, в решении Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-42141, 01-26-190 от 10 января 2002 года по иску компании «Миле & Си. Гмбх & Ко» к ООО «Стере» о запрещении ответчику использовать товарные знаки истца в доменном имени miele.ru в сети Интернет указано, что «ответчик (владелец домена miele.ru), зарегистрировав наименование домена miele.ru, хотя и не использовал сайт для распространения информации о товарах, в том числе однородных товарам истца, нарушал права последнего, так как истец — владелец товарного знака лишен возможности вести бизнес через сеть Интернет. Действия ответчика создают потенциальную угрозу для истца — владельца прав на товарный знак и фирменное наименование, поскольку вызывают у потребителя ассоциацию с отсутствием на рынке сбыта товаров бытовой техники, производителем которых является истец, обладающий известной деловой репутацией в течение длительного времени, что фактически приравнивается к распространению негативной информации относительно фирмы истца». Суд признал администрирование ответчиком доменного имени miele.ru нарушением исключительных прав истца на товарный знак «miele» и запретил ответчику использовать в доменном имени указанное обозначение.

Решение суда, удовлетворяющее подобный иск, является основанием для «аннулирования домена». При этом преимущественным правом на регистрацию аннулированного домена обладает лицо, чьи права суд признал нарушенными.

Однако Законом о товарных знаках такого последствия признания регистрации доменного имени нарушением прав на товарный знак не предусмотрено. Согласно пункту 2 статьи 46 Закона о товарных знаках, пункту 1 статьи 1252 и статье 1515 ГК РФ защита гражданских прав от незаконного использования товарного знака помимо требований о прекращении нарушения или взыскания причиненных убытков осуществляется также путем:

— публикации судебного решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего;

— удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения либо уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок в случае невозможности удаления с них незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, за исключением случаев обращения этих контрафактных товаров, этикеток, упаковок в доход государства или их передачи правообладателю по его заявлению в счет возмещения убытков или в целях их последующего уничтожения.

Как видно из вышеизложенного, передача доменного имени в качестве способа защиты гражданских прав от незаконного использования товарного знака не упоминается.

Незаконным использованием наименования места происхождения товара признается использование зарегистрированного наименования места происхождения товара лицами, не имеющими свидетельства, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара или наименование используется в переводе либо в сочетании с такими выражениями, как «род», «тип», «имитация» и тому подобными, а также использование сходного обозначения для любых товаров, способного ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара.

Нарушением прав на фирменное наименование признается использование тождественного или сходного обозначения. Для признания незаконного использования фирменного наименования необходимо, чтобы обозначения были тождественными или сходными, чтобы они использовались в схожих сферах деятельности (деловой и территориальной), чтобы действия нарушителя приводили к реальному смешению или введению в заблуждение потребителей относительно того, какое лицо продает товары, оказывает услуги или выполняет работы. Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное фирменное наименование, по требованию обладателя права на фирменное наименование обязано прекратить его использование и возместить причиненные убытки.

Так, например, Арбитражный суд города Москвы в решении по делу №А40-46846, 99-83-491 от 4 октября 2000 года заключил: «Элемент «Kodak» в доменном имени Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки., сходен со средством индивидуализации фирменного наименования истца (ООО «Кодак», «Kodak ООО») по звуковому, графическому признакам, а также смысловому, поскольку ассоциируется с известными объектами фотоиндустрии. В другом деле № А40-27887, 01-83-349 по домену coca-cola.ru Арбитражный суд города Москвы в своем решении от 22 октября 2001 года указал следующее: «Словосочетание Кока-кола (Coca-Cola), являющееся собственно произвольной частью фирменного наименования и товарным знаком, в силу статьи 138 Гражданского Кодекса Российской Федерации может использоваться третьим лицом с согласия правообладателя интеллектуальной собственности. Согласно статье 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г. фирменное наименование охраняется во всех странах Союза по охране промышленной собственности без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака. Статья 10 — bis Парижской конвенции указывает, что актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах; в частности, подлежат запрету все действия способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента».

Таким образом, использование юридическим лицом тождественного или сходного с товарным знаком иного лица фирменного наименования в качестве доменного имени в отношении однородных товаров формально содержит признаки нарушения прав на товарный знак. Использование юридическим лицом тождественного или сходного с наименованием места происхождения товара фирменного наименования в качестве доменного имени также формально содержит признаки нарушения прав на наименование места происхождения товара. При этом наличие исключительных прав на иной объект, фирменное наименование, исключает противоправность деяний и ответственность.

В настоящее время в России рассмотрено довольно много судебных дел, связанных с использованием товарных знаков и фирменных наименований в доменных именах.

А.Г. Серго предлагает разделить данные споры по времени их рассмотрения на два периода:

1. до вступления в силу поправки в Закон о товарных знаках (до 26 декабря 2006 года), которая пункт 2 статьи 4 дополнила новым способом использования товарного знака — в сети Интернет и при других способах адресации;

2. после вступления в силу данной поправки в Закон о товарных знаках (после 26 декабря 2006 года).

В первый период исковые требования основывались на нормах российского законодательства о нарушении прав на товарный знак, фирменное наименование, на нормы о недобросовестной конкуренции. Во второй период обладатели прав на обозначение, охраняемое и в качестве товарного знака и в качестве фирменного наименования, основывают требования только на нормах о нарушении прав на товарный знак.

Так как для признания использования товарного знака в доменном имени нарушением прав на товарный знак необходимо доказать, что доменное имя используется в отношении однородных товаров, услуг, то по многим делам суд отказывал в удовлетворении исковых требований на том основании, что не доказано использование сайта под доменным именем в отношении однородных товаров и услуг. Например, решением Арбитражного суда города Москвы от 15 января 2004 года по делу №А40-47583, 02-67-466 было отказано по иску о запрещении использовать ответчику товарный знак «Jandex» в доменном имени jandex.ru на том основании, что истцом не доказано использование товарного знака ответчиком в отношении однородных товаров и услуг. Однако были приняты судебные решения, в которых исковые требования о нарушении прав на товарный знак использованием его в доменном имени в тех случаях, когда сайт под доменным именем фактически не использовался, подлежали удовлетворению на основании статьи 10 ГК РФ — «пределы осуществления гражданских прав». Например, решением Арбитражного суда города Москвы от 27 марта 2001 года по делу №A40-25314, 99-15-27l’ действия ответчика по регистрации доменного имени kodak.ru были признаны нарушающими права истца на товарный знак «KODAK» именно на основании статьи 10 ГК РФ.

Анализ норм российского законодательства показывает, что, несмотря на указание в Законе о товарных знаках и ГК РФ такого способа использования товарного знака как использование обозначения в сети Интернет, в частности в доменном имени, в Законе о товарных знаках отсутствует понятие «недобросовестной регистрации доменного имени», широко и успешно используемое в мировой практике. Представляется необходимым ввести признаки недобросовестности использования доменного имени в нормы российского законодательства, относящиеся к нарушениям прав на товарный знак, наименование места происхождения товара и фирменное наименование, и указать, что в случае недобросовестного использования доменного имени использование обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, наименованием места происхождения товара и фирменным наименованием, в доменном имени в национальном домене верхнего уровня RU признается нарушением прав на товарный знак, наименование места происхождения товара и фирменное наименование независимо от использования доменного имени в отношении однородных товаров, услуг. Возможны два способа: указание в законодательстве критериев добросовестности или недобросовестности использования доменного имени.

Высказывалась следующая точка зрения по вопросу определения понятия «недобросовестная регистрация»: «недобросовестная регистрация: использование средств индивидуализации в доменных именах с целью недобросовестной конкуренции, а также регистрация доменных имен с целью получения коммерческой или иной выгоды, а также с целью каким бы то образом причинить вред физическим и юридическим лицам, а также государству».

При этом предлагаются следующие признаки недобросовестной регистрации, которые, по нашему мнению, не соответствуют данному В.И, Скибой и приведенному выше определению указанного понятия:

— регистрация большого количества доменных имен;

— регистрация доменного имени, которое идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком или фирменным наименованием или иным средством индивидуализации, на которое иное лицо имеет подтвержденное право;

— у лица, зарегистрировавшего доменное имя, нет каких-либо прав на средство индивидуализации, содержащееся в спорном доменном имени;

— доменное имя, содержащее средство индивидуализации, было зарегистрировано и используется недобросовестно». При этом, под недобросовестным использованием доменного имени понимается: «предложение к продаже, сдаче в аренду или регистрация с целью иного возмездного отчуждения третьим лицам и государству, регистрация без дальнейшего намерения использовать как средство индивидуализации в сети Интернет».

Вторым возможным вариантом является законодательное закрепление понятия «добросовестности» в отношении регистрации и использования доменного имени. Данная позиция не является новой и основана на нормах некоторых правовых систем, которые предоставляют исключения в отношении свободного использования для «добросовестного использования» обозначения, охраняемого в качестве товарного знака. Данное право государств закреплено в Статье 17 «Исключения» Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, которая предусматривает, что «члены могут предусматривать ограниченные исключения из прав, предоставляемых товарным знаком, например, добросовестное использование описательных выражений, при условии, что такие исключения учитывают законные интересы владельца товарного знака и третьих лиц». Такие исключения часто применяются, когда обозначение используется честно и добросовестно только для целей описания или информации. Часто также ставится условие, чтобы такое использование применялось в сочетании со всем, что необходимо для идентификации лица, предприятия или товаров или услуг, и что в связи с обозначением не должно предприниматься ничего, что могло бы навести на предположение о подтверждении или поддержке со стороны владельца товарного знака. Предложения об использовании таких исключений для случаев использования обозначений в сети Интернет высказывались и ранее. Другие примеры допустимого несанкционированного использования товарных знаков включают использование в некоммерческом контексте или использование, которое охраняется правом на свободные высказывания, такие как: критика потребителем, выраженная в отношении определенного товарного знака.

Российскими учеными предлагались следующие определения «добросовестности регистрации и использования доменного имени». Так, А.В. Алешин предлагает законодательно закрепить следующее определение понятия «добросовестного владельца» доменного имени: «лицо, зарегистрировавшее и использующее доменное имя с соблюдением законодательства Российской Федерации». Однако в настоящее время в законодательстве отсутствуют требования к регистрации доменных имен, за исключением положения пункта 2 статьи 4 Закона о товарных знаках, пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, предусматривающих, что использование обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении однородных товаров в доменном имени, образует нарушение прав на товарный знак, и пункта 2 статьи 1519 ГК РФ, предусматривающего, что использование зарегистрированного наименования места происхождения товара или сходного обозначения для любых товаров в доменном имени образует незаконное использование наименования места происхождения товара. Далее, А.В. Алешин указывает, что «не может считаться добросовестным владельцем доменного имени лицо, не использующее доменное имя, либо использующее доменное имя, в первую очередь, в целях воспрепятствования использования его другими лицами, либо зарегистрировавшее доменное имя с целью продажи его таким лицам, а также в иных случаях, указанных в законе». Предложенные признаки добросовестности, по сути, представляют собой признаки недобросовестности в отношении регистрации доменного имени, изложенные в документе «Политика разрешения споров».

А.А. Агеенко предлагает ввести в специальную главу Закона о товарных знаках дополнения в следующей редакции: «не является нарушением права на товарный знак использование товарного знака в доменном имени при условии, что:

— лицо использует доменное имя в связи с добросовестными предложениями товаров и услуг». Однако не дается определение понятия «добросовестное предложение»;

— лицо известно под доменным именем, даже при отсутствии прав на товарный знак. Данная норма направлена на предотвращение таких явлений, как «обратный захват доменного имени», но также не дает определения понятия «известности» и не содержит порядок ее определения;

— лицо использует доменное имя в законных некоммерческих целях при полном отсутствии: во-первых, намерения получения финансовой выгоды; во-вторых, намерения опорочить товарный знак. Считаем целесообразным ввести в российское законодательство, вместо понятия «недобросовестная регистрация доменного имени», признаки недобросовестности использования доменного имени, а именно: совершение лицом, зарегистрировавшим доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, наименованием места происхождения товара или фирменным наименованием, следующих действий:

1. предложение о продаже или передаче иным способом доменного имени обладателю права на товарный знак, наименование места происхождения товара или фирменное наименование или конкуренту указанных лиц за вознаграждение, превышающее подтвержденные расходы, прямо относящиеся к регистрации доменного имени;

2. привлечение пользователей сети Интернет к доменному имени за счет введения пользователей в заблуждение относительно принадлежности доменного имени обладателю права на товарный знак, наименование места происхождения товара или фирменное наименование;

3. результатом использования доменного имени является причинение убытков другим хозяйствующим субъектам — конкурентам или нанесение вреда их деловой репутации.

Считаем, что список признаков «недобросовестности использования доменного имени», предложенный для включения в российское законодательство, должен быть исчерпывающим.

Далее, предлагаем указать, что признается нарушением прав на товарный знак, наименование места происхождения товара и фирменное наименование использование обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, наименованием места происхождения товара и фирменным наименованием, в доменном имени в национальном домене верхнего уровня RU независимо от использования доменного имени в отношении однородных товаров, услуг, в случае если доменное имя используется недобросовестно.

После рассмотрения вопроса о составе нарушения прав на товарный знак необходимо определить, какая ответственность применяется за совершение действий, составляющих нарушение прав на товарный знак при использовании товарного знака в доменном имени. В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона о товарных знаках использование товарного знака или сходного с товарным знаком обозначения, противоречащее положениям пункта 2 статьи 4 Закона о товарных знаках, влечет за собой гражданскую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Административная ответственность за незаконное использование товарного знака или сходных с ним обозначений для однородных товаров установлена статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года (далее -»КоАП РФ»), предусматривающей наложение административного штрафа на граждан, должностных и юридических лиц с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица, совершившие на территории Российской Федерации административные правонарушения, подлежат административной ответственности на общих основаниях.

Уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 180 Уголовного кодекса РФ от 13 июня 1996 года (далее — «УК РФ»). Данная статья предусматривает следующий состав преступления: незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб. Закон не дает определения крупного ущерба, представляя этот вопрос на усмотрение суда. Санкцией предусмотрено наказание в виде штрафа, либо обязательных, либо исправительных работ. Предусмотрен также квалифицированный состав: совершение указанного деяния группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. В соответствии со статьей 11 УК РФ подлежит уголовной ответственности любое лицо, совершившее преступление на территории Российской Федерации, независимо от того, является оно гражданином России, иностранным гражданином или лицом без гражданства.

При привлечении к административной и уголовной ответственности за незаконное использование товарного знака в соответствии с российским законодательством при использовании товарного знака в доменном имени имеет значение ответ на вопрос, является ли данное использование имеющим место на территории РФ. Предлагаем при ответе на указанный вопрос применять критерии использования доменного имени в определенной стране, в том числе на территории России, каждого из которого в отдельности достаточно для признания наличия использования:

1. регистрация обозначения в качестве доменного имени в национальном домене верхнего уровня;

2. наличие возможности у лиц, находящихся на территории данной страны, приобрести товары, заказать работы или услуги;

3. использование сайта в целях рекламы товаров, работ или услуг на территории данной страны.

В дополнение к вышеизложенному незаконное использование товарного знака является формой недобросовестной конкуренции в соответствии с федеральным законом «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26 июля 2006 года, согласно части 4 статьи 14 которого не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг. Данная норма применяется к случаям незаконного использования товарного знака в сети Интернет, например, к случаям продажи товаров с помощью сети Интернет.

Дела о нарушении антимонопольного законодательства рассматриваются антимонопольным органом. По окончании рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства принимается решение. В решении содержатся:

1. выводы о наличии или об отсутствии оснований для прекращения рассмотрения дела;

2. выводы о наличии или об отсутствии нарушения антимонопольного законодательства в действиях (бездействии) ответчика по делу;

3. выводы о наличии или об отсутствии оснований для выдачи предписания и перечень действий, включаемых в предписание и подлежащих выполнению;

4. выводы о наличии или об отсутствии оснований для принятия антимонопольным органом других мер по пресечению и (или) устранению последствий нарушения антимонопольного законодательства, обеспечению конкуренции (в том числе оснований для обращения с иском в суд, для передачи материалов в правоохранительные органы, для направления в государственные органы или органы местного самоуправления рекомендаций об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции).

На основании решения выдается предписание.

Вышеизложенные нормы российского законодательства соответствуют положениям международного права. Так, Парижская конвенция по охране промышленной собственности и соглашение ТРИПС устанавливают обязательства по охране товарных знаков. В дополнение к этому статья lObis Парижской конвенции устанавливает обязательство по предоставлению охраны против недобросовестной конкуренции. В ней говорится следующее:

— Страны Союза обязаны гарантировать гражданам стран-участниц эффективную охрану против недобросовестной конкуренции.

— Любой акт конкуренции, противоречащий честной практике в промышленных и коммерческих делах, составляет акт недобросовестной конкуренции.

— В особенности запрещается следующее:

1. все акты такого характера, которые приводят к смешению, неважно каким способом — при учреждении предприятия, реализации товаров или проведении промышленной или коммерческой деятельности конкурента;

2. проявления ложных предположений в ходе деловой деятельности, которые способны дискредитировать предприятие, товары или промышленную или коммерческую деятельность конкурента;

3. использование данных или проявление намеков, которые в ходе деловой деятельности способны ввести в заблуждение общественность относительно характера товаров, способа их изготовления, характеристик, пригодности для выполнения их предназначения или количества.

Статья 10ter(l) Парижской конвенции требует от Договаривающихся государств гарантировать гражданам других Договаривающихся государств «использовать соответствующие правовые средства, чтобы эффективно пресекать все акты, упоминаемые в статьях 9, 10 и 10 bis».